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RSMK涉外小课堂第八期——美国专利申请之限制性要求
“限制性要求”(Restriction Requirement)是在处理美国专利申请过程中经常会遇到的一种审查意见。下文通过介绍美国专利法中的“限制性要求”来进一步的了解美国专利法,有效帮助申请人和代理人对于美国审查员提出的“限制性要求”进行合理、有效的答复。
《美国专利法》 35 U.S.C§121规定:如果一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明,专利商标局局长可以要求申请限定于其中的一项发明。 判断标准: 《美国专利法实施细则》37 CFR 1.142规定: (a)如果在一个专利申请中要求保护两个或两个以上独立的发明,则在审查意见中审查员将要求申请人在审查意见的答复中选择一组权利要求,以保护所选权利要求所对应的发明。这种审查意见被称作限制性选择要求(Restriction & Election of Species)。这种要求通常将在实质性审查意见之前发出,且其可以在最终审查意见发出之前的任意时间发出。 (b)未被选取的权利要求,如果其未被删除,则将被撤回,从而审查员将不再对其进行考虑。 限制性选择要求主要存在两种,即发明(Invention)限制和种类(实施例,Species)限制: 当审查员认为一件申请中包含多组权利要求时,经常会针对权利要求书中的不同组的权利要求或者说明书中不同的技术方案(说明书中记载的实施例分类)提出“限制性要求”。答复期限为发文日起2个月的时间。 收到限制性选择后的应对策略: 1、申请人必须做出选择 根据35 U.S.C. 121的规定,申请人首先必须根据审查员提供的划分方式选择分组和/或分类。需要注意的是,如果在限制性选择要求中审查员同时使用两种划分方式划分该申请的内容,则申请人需要在答复时对每一种划分方式均做出选择。 对于类的选取,申请人在根据审查员的分类对类进行了选择之后,还必须指出所选类所对应的权利要求有哪些。 不管是否决定进行反驳,申请人都必须进行选择。如果没有进行选择,该答复将会被认为是非响应性的,并且如果没有进行及时的更正(选择),则可能会导致申请的放弃。 2、进行反驳争辩【MPEP § 803】 在对组和类进行选择之后,如果申请人不同意审查员对申请的分类或分组,还可以提供适当的争辩。(审查员接纳争辩意见撤销限制选择要求的可能性较低,但是保留了向技术中心主管申诉以对限制性要求进行审查的权利。如果申请人不进行反驳,那么就相当于放弃了申诉权。) 3、对选择放弃的权利要求进行修改 针对两组权利要求没有共同的技术特征所导致的分组。申请人还可以通过适当的修改权利要求,使两组权利要求包括相同或相似的技术特征,并进一步争辩修改过后的权利要求符合同一发明的要求。 4、对暂时放弃的权利要求重新加入申请中 一旦选择的权利要求是可授权的,只要对应的未选的权利要求包含了该是可授权的所选权利要求中的所有限定,申请人就有潜在的机会将未选的发明的权利要求重新加入到申请中。或者,在后续的审查中审查员认为通用的权利要求是可授权的,可以将未选的发明的权利要求重新加入到当前的申请中,得到授权。 5、对暂时放弃的权利要求进行分案申请(不进行反驳)
《美国专利审查指南》MPEP§806.05(f)规定:如果满足以下两个条件之一,则认为同一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明:(1)要求保护的方法可以用于制造其他和实质上不同的产品;或者(2)要求保护的产品可以通过其他和实质上不同的方法来制造。