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RSMK涉外小课堂第十三期——美国专利申请之重复授权及其应对

时间:  2022/9/20 9:18:22      发布者:  admin

  根据中国《专利法》第九条第1款的规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权。该条款的含义是指,无论是不同的申请人或相同的申请人,无论是在同一天提出的专利申请或不同日提出的专利申请,就同样的技术或设计方案只能授予一项专利权。因为专利权是一种垄断和排他权。那么,在美国对于重复授权又是如何规定的呢?

1. 重复授权分类:

根据美国MPEP804规定,重复授权按照所比较的文献类型分为临时性重复授权和非临时性重复授权。重复授权按照所比较的权利要求是否完全相同分为法定重复授权和非法定重复授权。需要注意的是,无论是哪种分类,在先美国专利申请或专利与在后美国专利申请具有相同的所有人,且重复授权的比较对象均是两件申请(专利)的权利要求(不同于现有技术驳回:权利要求和现有技术公开内容对比)。

2. 临时性重复授权和非临时性重复授权:

(1)临时性重复授权:在先专利申请VS在后专利申请

答复:延缓答复,符合授权条件后提交Terminal Disclaimer[1],或修改权利要求。

(2)非临时性重复授权:在先授权专利 VS 在后专利申请

答复:申请人必须提供实质性答复,例如提交争辩、修改,或Terminal Disclaimer。

3. 法定重复授权和非法定重复授权:

(1)法定重复授权:在先专利申请/授权专利VS在后专利申请要求保护相同发明(与中国专利法第九条第1款的规定基本相同)

答复:删除或修改权利要求。

(2)在先专利申请/授权专利VS在后专利申请为显而易见的变形

答复:修改比较难,可以争辩,但是提交Terminal Disclaimer可能更容易获得授权。

综上,美国专利申请重复授权情形较多,针对不同类型的重复授权的审查意见答复策略不一,特别是申请人可通过提交Terminal Disclaimer来应对重复授权,以满足“避免变相延长保护期”这一司法理论。


[1] 按照美国专利法的相关规定,在美国专利申请中,为防止申请人就同一主题的发明创造不断地通过继续申请而延长专利保护期限,克服重复授权(double patenting),在遇到某专利申请的相关权利要求和说明书与申请人自己的在先技术(可能是已授权的专利、或是已公开的专利申请)有交叠的情况下,申请人可以通过提交期末放弃(Terminal Disclaimer)的方式,声明放弃在后申请与在先技术交叠部分的末端保护期限(即若该专利申请获得授权,其专利保护期自在后申请的申请日起算,但已声明放弃部分的权益则截至在先技术的保护期限),以便获得新的专利。

提交Terminal Disclaimer缺陷:两件专利同一天到期,以早到期为准;只有在两件专利被共同所有的情况下才可以实施。